特許の均等侵害の成否が問題となった特許侵害訴訟において、最高裁は、均等成立の第5要件に関して、特許出願時に、特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき、対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず、これを特許請求の範囲に記載しなかったというだけでは、当該構成が特許請求の範囲から意識的に除外されたものには当たらないとの一般論を示した上で、結論として、均等侵害を認めた原判決を維持した（最高裁平成29年3月24日第二小法廷判決（平成28年（受）第1242号））。
事実関係
マキサカルシトール製剤を製造販売する中外製薬株式会社（一審原告、二審被控訴人）は、その有する特許権（本件特許）に基づき、後発医薬品およびその原薬（被告製品）を販売する岩城製薬株式会社、高田製薬株式会社、株式会社ポーラファルマおよびＤＫＳＨジャパン株式会社（一審被告ら、二審控訴人ら）に対し、被告製品の販売等の差止めを求める訴訟を提起した。
本件特許は、有効成分であるマキサカルシトールの製造方法に関するものであり、クレームには、出発物質等としてシス体のビタミンＤ構造のものが記載されていた。一方、被告製品の製造方法（被告方法）は、出発物質等が幾何異性体であるトランス体である点でクレーム記載の方法と異なっていたため、均等侵害の成否が争われた。
第一審判決は均等侵害を認め、被告製品の販売等の差止めを命じた。これに対して被告が知財高裁に控訴したところ、知財高裁は本件を大合議事件として審理した上で、控訴を棄却した（知財高裁平成28年3月25日大合議判決（平成平成27年(ネ)第10014号））。そこで、被告は更に、最高裁に上告受理申立てをした。
本判決
最高裁は、平成29年3月24日、上告を棄却する判決を下した。
最高裁は、均等成立の第5要件について、以下のとおり一般論を示し、本件においては意識的除外などの特段の事情は認められないとして、上告を棄却した。
「出願人が、特許出願時に、特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき、対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず、これを特許請求の範囲に記載しなかった場合であっても、それだけでは、対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存するとはいえないというべきである。」
「出願人が、特許出願時に、特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき、対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず、これを特許請求の範囲に記載しなかった場合において、客観的、外形的にみて、対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるときには、対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存するというべきである。」
なお、意識的除外に該当する例として、本判決は、特許請求の範囲に記載された構成を対象製品等に係る構成と置き換えることができるものであることが、明細書等に記載されている場合を挙げた。
検討
今回の最高裁判決が述べた上記一般論は、先願主義の下で早期の特許出願を迫られる出願人と、時間的制約を受けずに均等を検討することができる第三者との利害を調整しようとするものであり、出願人が早期に出願するために完全なクレームを作成するのが困難である点に配慮している。
なお、原審の知財高裁判決は、「出願人が、出願時に、特許請求の範囲外の他の構成を、特許請求の範囲に記載された構成中の異なる部分に代替するものとして認識していたものと客観的、外形的にみて認められるとき」は、「特段の事情」が認められるとした。
これに対し、最高裁判決は、知財高裁判決と同じく「特許出願時」における出願人の認識を基準とすること、および、「特段の事情」が認められる場合が「客観的、外形的にみて、・・・代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるとき」であり、知財高裁判決が示した「代替するものとして認識していたものと客観的、外形的にみて認められるとき」よりも限定されることを示した。どこに、どの程度の記載があれば、「あえて・・・記載しなかった旨を表示していた」と認められるかは、今後の判例の動向が注目されるところである。
今回の最高裁判決は、特許請求の範囲に含まれない構成について、特許請求の範囲に記載された構成を置き換えることができるものであることを明細書等に記載している場合は、かかる構成は意識的に除外したと解され、均等の主張が許されないと述べている。従って、明細書作成時には、明細書に記載した構成について特許請求の範囲への記載漏れのミスがないよう、特に注意が必要である。
また、知財高裁判決では、出願人が出願当時に公表した論文等で特許請求の範囲外の他の構成による発明を記載している場合を、意識的除外が認められる場合の例として挙げているのに対し、最高裁判決は、論文等の公表について言及していない。この点が本件では争点になっていなかったために、最高裁判決が言及しなかった可能性があり、最高裁判決が、知財高裁判決と同様に、論文等に、特許請求の範囲に記載された構成を対象製品等に係る構成と置き換えることができるものであることが記載されている場合にも意識的除外を認める趣旨であるか否かは、必ずしも明確でない。従って、この点については今後の判例の動向が注目されるところである。
ただ、今回の最高裁判決によって、知財高裁判決が示した論文等の公表も考慮されるとの判断が明確に否定された訳ではない以上、出願実務においては、出願人または従業員が特許出願と同時期に論文等への投稿を行う場合には、それによって論文等における公表内容が特許請求の範囲から意識的に除外されたと判断されることの無いよう、論文の内容を会社が事前にチェックするなどの注意が必要であると考えられる。
本判決の全文はこちら（外部ウェブサイト）
原判決の全文はこちら（外部ウェブサイト）
文責： 矢野 恵美子 （弁理士）